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2023 미국 위조상품 대응 전략 세미나 참관기
작성자 TIPA
작성일 23-09-22 00:00
조회수 967
- KOTRA LA IP-DESK, 제14회 ‘2023 위조상품 대응 전략 세미나’ 성황리에 개최
- 이커머스 발전과 함께 급증하는 위조상품 대응의 중요성에 관해 다방면으로 다뤄
한국 특허청의 지식재산권 보호 정책(임현석 특허관, 주미대사관)
글로벌 시장에서 지식재산 강국으로 인정받고 있는 한국은 실제 위조상품 대응을 포함한 지식재산권 보호에 매우 큰 노력을 기울이는 국가 중 하나다. 지식재산과 관련된 한국의 중추 기관인 특허청은 위조상품 단속과 근절을 위해 한국지식재산보호원, 한국소비자원 등의 관련 기관을 비롯해 상표권자, 온라인 판매 플랫폼 운영사 등과 밀접하게 협력 중이다. 내수 시장 단계에서는 특허청을 중심으로 한국지식재산보호원, 경찰청, 지방 정부가 모두 협력해 특허 및 상표 침해 상품의 생산, 유통 및 판매에 관한 엄중 단속과 면밀한 조사를 수행 및 지원하고 있으며, 국경 단계에서는 한국 관세청을 중심으로 지식재산권 침해 제품의 수출입과 불공정 무역 등에 대해 단속하는 동시에 국가정보원 및 국제기관들이 연계해 수사를 진행하고 있다. 한국의 지식재산권 보호 과정에서는 특히 각종 지식재산권 침해 사건의 초동 수사에서부터 검찰 송치까지 전 과정을 다루는 특허청 산하의 ‘특별사법경찰’이 큰 역할을 하고 있다.
특히 2010년부터 특허청은 특별사법경찰 연관 조직 규모를 꾸준히 늘리며 점점 더 늘어나는 상표 침해 위조상품 사건에 대응하고 있으며, 그 결과 가방, 시계, 귀금속, 의류, 신발, 자동차 부품 등 명품 및 일반 브랜드의 수입 위조상품들이 국내 유통 및 판매 이전에 적발되는 사례가 부쩍 늘고 있다. 이와 같은 상표 침해 위조상품 단속과 적발 등 한국의 활발한 대응 활동 노력이 인정돼, 2019년 유럽의 위조상품 감시 리스트(Watch list)에 올랐던 한국의 온오프라인 쇼핑 플랫폼들이 2020년 해당 리스트에서 제외된 바 있다. 그 외에도 한국 특허청의 기술 및 디자인 특허에 관한 적극적인 침해 단속에 힘입어 국가 핵심 기술의 해외 유출이나 기술 도용 등의 사건 사례 발생이 꾸준히 감소세를 보이고 있다.
한국 관세청의 불법 거래 단속 및 지식재산권 보호활동(채봉규 관세영사, 주 로스앤젤레스 총영사관)
특허청과 마찬가지로, 한국 관세청 역시 지식재산권 보호를 포함해 다양한 불법 활동에 관한 단속을 펼치고 있다. 관세청의 업무 분야는 크게 통관, 과세, 수사의 세 가지 분야로 나뉘는데, 이러한 불법 활동 단속은 수사(Investigation) 분야에 속하며 밀수, 관세 회피, 원산지 문제, 불법 외환 거래, 자금 세탁 등을 비롯해 위조상품과 같은 지식재산권 침해에 관한 사안들까지 이 수사 분야에서 이루어지게 된다. 전반적인 관세청의 불법 활동 단속 규모 동향을 살펴보면 가장 많이 단속되는 분야로 관세(Customs), 마약(Narcotics), 금융 범죄(Financial crimes) 등이 꼽히는 가운데, 지식재산권 관련 사례 역시 결코 적지 않은 단속 규모를 나타내고 있다. 특히 최근 몇 년 사이 팬데믹의 발생과 함께 이커머스가 유례없는 성장을 겪으며, 해외 직구(Overseas Direct Purchase)와 관련된 불법 활동 적발이 증가했으며, 관세청에서는 그와 관련된 선제적인 모니터링 활동을 늘린 바 있다.
관세청의 지식재산권 보호 활동은 지금까지 꾸준히 발전해 왔는데, 1993년 통관 단계에서의 상표권 및 저작권 침해 상품 단속 조치가 처음 취해진 것을 시작으로 2013년에는 이 보호 활동의 범위에 특허권과 디자인권까지 포함되었다. 통관 이외의 수사 단계에서도 마찬가지로, 세관공무원들은 수출입 상품에 대한 모든 종류의 지식재산권 침해에 관해 수사할 권리를 지닌다. 또한 2007년에 설립된 사단법인 ‘무역관련 지식재산권 보호협회’와의 협업을 통해 지식재산권 침해 단속과 보호에 더욱더 적극적으로 임하고 있다.
우리 기업 지식재산 활용 방안 및 위조상품 대응 전략(김형준 매니저, 슈피겐 법무팀)
스마트폰 케이스와 각종 액세서리를 필두로 미국 이커머스 시장에 진출해 일찍이 아마존 탑 셀러를 달성한 브랜드 ‘슈피겐(SPIGEN)’은 이미 잘 알려진 스마트폰 케이스뿐만 아니라 차량 액세서리, 골프공, 사이클링 액세서리, 뷰티, 물류 사업 분야까지 두루 섭렵한 한국계 글로벌 온라인 종합 유통 기업이다. 고품질 제품을 고수하기 위한 자체 금형 개발과 다수의 자체 특허 기술을 보유한 기업인 만큼, 슈피겐이 지닌 글로벌 지식재산권은 3200건 이상이며 2019년 기준 전 세계 기업의 디자인 특허 보유 규모 순위에서도 11위를 기록한 바 있다. 그렇다면 슈피겐은 과연 어떠한 지식재산권 보호 및 대응 전략을 통해 이러한 비즈니스 성공을 이끌고 있을까?
슈피겐은 이커머스 시장에서 접근성이 매우 높은 자사 제품의 특성상 지식재산권의 확보와 보호가 매우 중요하다는 사실을 일찍부터 파악했다. 이에 직원들 사이에서 자유롭게 발표된 신제품 아이디어 초안에서도 사업 가능성을 발견하는 즉시 논의 및 개발을 거쳐 빠른 시간 내 특허를 등록해 지식재산권을 우선적으로 확보하고 있다. 이를 통해 타사 대비 훨씬 더 안정적으로 관련 이커머스 시장에 안착할 수 있었고, 경쟁사를 견제함과 동시에 연관 제품들을 추가적으로 지속 개발해 더 많은 지식재산권을 확보하는 등 선순환이 가능케 된 것이다. 슈피겐 법무팀의 김형준 매니저는 기업 지식재산권 관리 전략의 핵심으로 “‘이게 되겠어?’라는 생각에서 그치지 않는 잠재성의 신속한 확인과 지식재산권 확보를 위한 발 빠른 행동”을 꼽으며, 지식재산권을 확보했다면 그에 따른 적극적인 권리의 사용과 침해 대응 역시 필요하다고 강조했다.
슈피겐의 지식재산(Intellectual Property, 이하 IP) 관리 및 활용 방안은 크게 △미국 내 유통 관리, △미국 내 수입 차단, △타 국가의 미국향 수출 차단의 세 가지로 나눌 수 있다. 우선 미국 내 유통 관리 분야는 이미 미국 시장으로 들어온 위조상품 및 가품에 대한 대응에 초점을 맞춘다. 각종 이커머스 플랫폼에 등록된 위조상품들에 대해 전담 직원이 상시 모니터링을 진행하며, 각 플랫폼의 IP 신고센터를 통한 대응을 진행한다. 이때 신고 성공률을 높이기 위해서는 누구나 이해할 수 있는 쉽고 단순한 요약문, 지식재산권 침해에 관한 간단명료한 핵심 설명, 이해를 돕기 위한 그림, 추후 원하는 조치 내용 등을 구체적으로 기록하는 등 최선의 IP 침해 신고 전략이 필요하다. 단, 신고 이후 IP 침해 업체 측에서 강하게 반발하는 경우도 있기 때문에, 신고 진행 전 IP 침해 여부를 명확히 확인하는 것이 중요하다. 다음으로 위조상품의 미국 내 수입 차단 분야는 미국 세관(CBP)에서 일차적으로 차단·단속된 위조상품에 대해 후속 조치를 취하는 것을 의미한다. 이 경우 해당 상품의 미국 내 수입자에게 등록된 자사의 IP 정보 제공과 함께 원인 파악 및 재발 방지 대책을 요구하는 강한 어조의 경고장을 발송하게 되며, 법률 대리인의 이름으로 발송하는 것이 더욱 효과적일 수 있겠다. 마지막으로, 인공지능(AI) 툴을 사용해 전 세계 이커머스 플랫폼 내의 위조상품을 파악하고 타 국가에서 미국으로 위조상품을 수출하는 경로를 파악해 이를 차단하는 대응도 가능하다.
그 외 기업 내 IP 업무의 전략적인 관리를 위해, B2B 파트너사와 계약 시 IP 사용 가능 범위를 명확히 설정하고 IP 사용 제한 및 주의 사항 등을 계약서에 명확히 기재할 필요가 있다. 또한 우리 기업이 타 기업의 IP를 침해할 가능성 역시 있으므로, 기존에 등록된 상표 이미지를 미리 검색해 IP 침해 가능성을 확인하는 등의 ‘선행 조사’ 업무도 매우 중요하다. 일반적으로 많이 사용되는 단어나 용어도 이미 등록된 지식재산일 수 있으므로 철저한 사전 조사뿐 아니라 필요에 따라서는 전문가와의 상의도 권장되며, 타사 IP의 사용이 불가피하다면 정당한 가격을 지급하고 라이선스를 얻어 IP 침해 리스크를 줄일 필요가 있다.
데이터 기반의 온라인 위조상품 제거 및 판매자 대응 전략(이인섭 대표, 마크비전)
이커머스 기반의 온라인 시장에서 끊임없이 생겨나는 위조상품과의 전면전을 선언한 기업 ‘마크비전(MarqVision)’은 인공지능(AI) 기술을 통해 위조상품과 무단 판매, 불법 콘텐츠를 찾아내 빠르게 제거해 주는 지식재산(IP) 보호 플랫폼 제공 기업이다. 지금까지 50만 명 이상의 IP 침해 셀러(Sellers)와 1200만 건 이상의 불법 콘텐츠를 단속한 마크비전은 다수의 글로벌 명품 브랜드를 비롯해 엔터테인먼트와 미디어 업계의 다양한 기업 고객을 보유하고 있다.
일종의 범죄 사업 중 하나인 글로벌 위조상품 거래 시장은 특히 온라인 분야를 중심으로 최근 유례없이 그 규모가 늘어나고 있는데, 이는 일부 SNS 내에서의 모조품 구매 경험을 공유하는 문화 확산과 더불어 큰 사회 경제적 문제가 되고 있다. 특히 중저가의 상품을 판매하는 소규모 기업들에게 가장 큰 피해를 주는 위조상품 시장에서, 깊은 곳에 숨어 있는 위조상품 판매 셀러를 어떻게 찾아내고 대응할 것인지가 공략의 핵심이라고 할 수 있다. 마크비전의 플랫폼이 어떻게 IP 침해 상품 및 콘텐츠를 감지하여 제거하는지, 크게 상품 리스팅 기반(Listing-based)과 셀러 기반(Seller-based)의 방식으로 나누어 살펴본다.
우선 상품 리스팅 기반의 접근법하에서는 위조상품 셀러의 반복적인 행동 패턴과 특징을 추적한다. 대부분의 위조상품 셀러들은 매우 낮은 가격으로 상품을 등록하고 추후 단속될 경우를 대비해 ‘이 상품은 진품이 아닐 수 있음’을 나타내는 힌트를 남기며, 진품 판매처로부터 가져온 교묘한 이미지를 상품 정보로 사용하는 경우가 많다. 이 외에도 무수한 데이터를 기반으로 파악된 약 70가지의 위조상품 셀러 패턴을 활용해 높은 성공률로 위조상품을 가려내게 되며, 이러한 위조상품 판단 데이터가 축적되면 향후 추가적인 위조상품 적발이 더 용이해진다. 그러나 위조상품 리스팅은 마치 두더지 잡기처럼 끊임없이 반복적으로 나타나기 때문에 완전한 대응이 어렵다는 한계가 있다. 한편, 셀러 기반의 접근법은 개별적인 문제보다는 그 핵심을 찾아 공략하는, 리스팅 기반 접근법보다 더욱 효과적인 방식이다. 이 접근법하에서는 머신러닝과 AI를 이용해 위조상품 셀러 데이터의 패턴을 분석하고, 이를 통해 위조상품 셀러의 아이덴티티를 파악한다. 가령 셀러의 상호명은 천차만별이지만 이메일과 전화번호가 동일한 경우, 주소가 매우 유사한 경우, 리스팅을 게시한 순서나 리스팅 제목의 구성이 유사한 경우 셀러가 동일인일 확률이 매우 높은 것이다. 이처럼 많은 리스팅에 연관된 동일한 셀러 아이덴티티를 성공적으로 파악할 경우 더 강력한 대응이 가능해지며, 그에 따라 더 큰 위조상품 제거 효과를 기대할 수 있다. 이인섭 대표는 “IP 보호 플랫폼의 적절한 활용은 위조상품이나 불법 콘텐츠로 인한 기업의 피해 매출 회복에 도움이 될 뿐만 아니라, 기업 전체 지식재산 전략 수립에도 긍정적으로 작용할 수 있다”고 전했다.
미국 지식재산권 집행에 대한 몇 가지 관찰(Vu Nguyen Attorney-Advisor, USPTO)
크게 특허(Patent), 상표(Trademark), 저작권(Copyright), 영업비밀(Trade secret)로 분류되는 지식재산의(IP)은 미국 경제에도 큰 영향을 끼치는 중요한 분야다. IP 집약적인 산업들이 미국 내수 경제에서 차지하는 비중이 무려 41%나 되고, 2019년 미국 전체 고용시장에서 이 IP 집약 산업들이 제공하는 일자리가 약 44%를 차지하기도 한 만큼 미국에서 사회경제적인 IP의 중요성은 점점 더 커지고 있다. IP 중 특허와 상표를 관할하는 미국 특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office, 이하 USPTO) 역시 최근 상표 분야에서의 위조상품 이슈에 대해 주시 중이다. Nguyen 고문변호사는 “USPTO는 불법 활동을 단속하고 적발하는 집행 기관은 아니기 때문에, 관련된 피해를 최소화하기 위해 법과 정책을 기반으로 사회를 교육하는 데에 더욱 초점을 맞추고 있다”고 전했다.
우선 위조상품 대응에서 가장 강조되는 부분은 바로 USPTO에 상표를 ‘등록(Register)’하는 것이다. 이렇게 등록된 상표(Registered mark)와 동일하거나 실질적으로 구별하기 어려운 허위의 상표를 위조 상표(Counterfeit mark)라고 부르며, 꼭 위조 상표가 아니더라도 등록 상표가 포함된 상품을 무단으로 생산 및 판매하는 행위 자체도 위조의 범주에 들어간다. 위조 행위에 대한 효과적인 대응과 방지를 위해서는, USPTO에 상표를 ‘등록’하는 것뿐만 아니라 미국 관세국경보호청(USCBP)에 이 등록을 ‘기록(Record)’하여 상표권 침해 상품의 수입을 막을 필요가 있으며 연방 법원에 관련 법적 조치를 취할 수도 있겠다. 위조상품 대응 시 등록 또는 출원된 모든 미국의 상표를 확인할 수 있는 데이터베이스인 ‘상표 전자 검색 시스템(Trademark Electronic Search System, TESS)’을 활용할 수 있으며, 위조 및 복제 행위 조사를 위한 정부 기관인 ‘IPR 센터(The National Intellectual Property Rights Coordination Center)’ 또한 적극적으로 이용할 수 있다. 한편, 2023년 6월 27일 발효된 새로운 ‘INFORM 소비자법(INFORM Consumers Act)’ 역시 위조상품 대응에 큰 역할을 할 것으로 전망된다. 이 법에 따라 대량의 제삼자 판매자(High-volume third party sellers)가 신제품 혹은 미사용 소비자 제품을 판매하는 온라인 마켓플레이스는 반드시 해당 판매자의 특정 정보를 수집, 확인, 공개해야 하므로, 도난품 혹은 위조품 등의 온라인 불법 거래를 방지하는 데에 도움이 될 것으로 점쳐지고 있다.
* 강연에서 제공된 유익한 정보 링크
· USPTO의 상표 및 상표 등록 가이드라인: https://www.uspto.gov/trademarks
· USPTO의 상표 전자 검색 시스템(TESS): https://tmsearch.uspto.gov/
· IPR 센터의 IP 도난 신고 양식: https://www.iprcenter.gov/referral/report-ip-theft-form
· INFORM 소비자법 정보: https://www.ftc.gov/INFORMAct
지식재산권의 국경 집행에 관한 미국의 법체계(Morgan McPherson Attorney-Advisor, USCBP)
흔히 미국 관세청으로 잘 알려진 미국 관세국경보호청(U.S. Customs and Border Protection, 이하 CBP)은 대테러, 초국가적 범죄 탐지, 국경 수호 등 미국의 국경 보안을 담당할 뿐만 아니라 공정하고 합법적인 무역 거래를 촉진하는 세관의 역할까지 수행 중인 대규모 연방 기관이다. 특히 지식재산권은 미국 경제에 해를 끼치고 국민의 안전을 위협하는 ‘CBP 지정 우선무역이슈’ 중 하나로, CBP는 지식재산권에 대한 민사 집행(Civil enforcement) 권한을 갖기에 기업들이 CBP의 지식재산권 집행 정책에 대해 이해하는 것은 매우 중요하다.
지식재산권 민사 집행 체계에서 CBP는 특허를 제외한 ‘상표’와 ‘저작권’에 관한 직권 집행 권한(Ex officio enforcement authority)을 갖는다. 집행 권한의 대상에는 수입품, 수출품, 운송 중인 물품 등이 모두 해당되며, 이들에 대한 위조 상표, 단순 침해 상표, 제한된 회색시장(Gray market) 상품, 저작권에 위반되는 불법 복제물 등을 단속한다. 단속된 수입품의 경우 수입자가 아닌 상품 자체에 대해서만 CBP의 집행 조치가 취해지지만, 위반 사항이 발견되면 수입자에게 벌금이 부과될 수 있다.
상표 및 저작권에 대한 CBP의 직권 권한에는 관련 물품의 검색·검사(Search/examination), 통관 보류(Suspension from release), 억류(Detention), 압수(Seizure), 몰수(Forfeiture), 파기(Destruction)에서부터 벌금 및 손해배상액의 평가에 이르기까지 다양한 액션이 포함된다. 단, 억류 집행 시에는 합리적인 의심이 필요하며 압수를 위해서도 CBP는 상당한 근거를 확립해야 한다. CBP에서 압수 혹은 몰수한 IP 위반 상품들의 경우 기부, 연방 경매, 파기의 방식으로 최종 처분된다.
한편, 앞서 살펴본 것과 같이 CBP가 지식재산권 침해 단속 시 CBP에 ‘기록(Record)’된 상표 및 저작권에 초점을 맞추기 때문에 미국에서 등록된 상표나 저작권의 권리자들은 이를 CBP에 기록하는 것이 매우 중요하겠다. 특허상표청(USPTO) 및 저작권청(U.S. Copyright Office)에 상표나 저작권을 출원하는 공식적인 행위를 뜻하는 ‘등록(Registration)’과는 달리, ‘기록(Recordation)’이란 권리 침해 물품의 수입을 방지하기 위하여 유효하게 등록된 상표권이나 저작권을 CBP로 불러오는 것을 의미한다. 권리 침해 물품이 적발되어도 해당 상표권이나 저작권이 CBP에 등록되지 않았다면 민사상 억류, 압수, 몰수가 어려울 수 있으므로, 지식재산권의 등록에 이은 CBP 기록은 반드시 권장되는 사항이다. “2021년 신규 등록된 특허 및 상표 건수는 33만 건 이상이며 저작권 역시 40만 건 이상이 등록되었으나, 같은 해 CBP에 기록된 IP 건수는 1381건에 불과하다”고 전한 McPherson 고문변호사는 온라인(https://iprr.cbp.gov/s/)을 통해서도 진행 가능한 CBP 등록의 중요성을 다시 한번 강조했다.
시사점
위조상품과의 전쟁은 이제 비단 개발도상국에서뿐 아니라 미국 시장에서도 본격화되고 있다. 이에 대응하기 위해 우리 기업들은 선제적이고 견고한 지식재산권 보호 전략 및 구체적인 대응 노하우를 갖춰 성공적인 방어 경험을 쌓고 있음을 확인할 수 있었다. 또한 AI 기반 솔루션과 같은 IP 보호를 위한 다양한 툴들이 개발되는 등 기업들의 위조상품 탐색과 방지에 대한 니즈를 충족시켜 주기 위한 새로운 시장 역시 나타나고 있다. 지식재산권과 관련된 한미 양국 정부 기관들은 효과적이고 효율적인 정책과 집행 권한을 바탕으로 우리 기업들에 위조상품으로 인한 피해가 발생하지 않도록 IP 관련 비즈니스를 적극 돕고 있다. 성공적인 비즈니스를 위한 조건 중 하나로 지식재산권에 대한 인식이 점차 높아지는 요즘은 우리 기업들을 포함한 다양한 업계의 구성원들이 위조상품 대응 방안을 비롯한 효과적인 IP 전략을 마련할 때이다. 한미 무역 시장을 구성하는 기업 및 사업가들은 본 세미나에서 살펴본 것과 같은 적극적인 IP 침해 대응 전략을 참고할 필요가 있겠으며, 나아가 한미 양국 관련 기관들의 정책과 도움 또한 적극적으로 구하고 모색할 수 있겠다.
자료: KOTRA LA IP-DESK, 세미나 강연 내용 및 발표 자료, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합
[출처] 본 저작물은 KOTRA에서 2023년 9월 15일 작성하여 공공누리 제 4유형으로 개방한
'2023 미국 위조상품 대응 전략 세미나 참관기(작성자 : 로스엔젤레스무역관 우은정)'을 이용하였으며,
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